주주총회 승인 없는 회사 대표와 회사 간 상표권 양도 계약 무효

특허법원 2023.8.24. 선고 2022나1661 판결 등

소규모 기업의 경우, 회사의 영업에 사용하는 상표에 대한 권리를 대표이사 내지 임원, 또는 관련인 명의로 해 두거나, 여러 필요에 따라 대표와 회사 간 상표권자의 명의를 무상으로 변경하는 절차가 빈번히 이루어지기도 했다. 그러나 상표권이 하나의 무형 “재산”으로서 그 가치에 대한 평가가 제고되고 있는 요즈음, 상표권을 누구의 명의로 취득하는지가 중요해질 뿐더러, 그 양도 역시 정당한 대가 및 절차가 수반되어야 한다는 인식 전환이 촉구되고 있다.

앞서 대법원은 ‘소규모 회사의 이사가 자기의 계산으로 회사와 거래를 하기 전에 주주총회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 주주총회의 승인을 받지 않았다면 특별한 사정이 없는 한 그 거래는 무효’임을 판시한 바 있으며(대법원 2020. 7. 9. 선고 2019다205398 판결), 특허법원은 이를 인용하여, ‘회사 대표와 회사 간 서비스표 이전계약을 하면서 그에 앞서 주주총회에서 해당 거래에 관한 중요 내용을 밝혔다거나 주주총회 결의를 거치지 않았다면, 해당 서비스표권 이전 계약은 무효’라고 판단하였고, 이에 따라 서비스표권 이전 등록은 말소되어야 한다고 판결하였다(특허법원 2023.8.24. 선고 2022나1661 판결 등).

상표권이 재산으로서 가지는 가치에 대한 평가가 높아지고 있는 점을 감안하여, 이전 등록의 무효, 공정거래위원회 내지 국세청의 과징금/과세 처분 등을 피하기 위해서는, 상표 등록 및 양도에 있어서 적절한 절차를 거쳤는지, 등록 절차에 발생한 비용 집행 및 양도에 대한 대가 지급이 준거법의 규정상 적절히 이루어 졌는지 등에 대한 주의가 필요하다.